Entscheidung Ersten Beschwerdekammer vom 15. Dezember 2010 In der Sache R 821/2010-1.

”Klasse 25: Schuhwaren, Turnschuhe, Sportschuhe, Freizeitschuhe.“

„ Klasse 18 – Leder und Lederimitationen sowie Ware daraus (soweit in Klasse 18 enthalten); Häute und Felle; Reise- und Handkoffer, Reisetaschen, Handtaschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse; Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Schlüsselanhänger; Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirr und Sattlerwaren.

Klasse 25 – Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürtel.

Klasse 35 – Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Präsentation von Waren und Dienstleistungen in Großmärkten, Einzelhandelsgeschäften, Warenhäusern und Onlineshops; Betrieb von Großmärkten, Einzelhandelsgeschäften, Warenhäusern und Onlineshops, nämlich Vermittlung und Abschluss von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren sowie über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (für Dritte); Betrieb eines Onlineshops, E-Maildienste, nämlich Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung; Ausstellung und Vorführen von Waren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Leder und Lederimitationen sowie Ware daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Reisetaschen, Handtaschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse, Kleinlederwaren insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Schlüsselanhänger, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirr und Sattlerwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürtel..“

Entscheidungsgründe

Die Beschwerde erfüllt die Anforderungen von Artikel 58, 59 und 60 GMV (ex Artikel 57, 58 und 59) in Verbindung mit Regeln 48 und 49 GMDV (Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der GMV). Sie ist daher zulässig.

Die Beschwerde ist auch begründet. Es besteht in der Europäischen Union eine Verwechslungsgefahr.

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV

Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (siehe Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 Sabèl BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport („Sabèl“) Slg. 1997, I-6191, Randnr. 16-18; vom 29. September 1998 in der Rechtssache C¬39/97 Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., vormals Pathe Communications Corporation („Canon“) Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29; vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijsen Handel BV („Lloyd Schuhfabrik“) Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17).

Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, wie sich aus der achten Begründungserwägung der GMV ergibt, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten. Der Schutz erstreckt sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marken sowie Waren und Dienstleistungen. Der Begriff der Ähnlichkeit ist im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr hin auszulegen. Die Verwechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.

Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit, Produktähnlichkeit und Kennzeichnungskraft, umfassend zu beurteilen (Urteil vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01 Laboratorios RTB, SL/HABM („Giorgio Beverly Hills“) Slg. 2003, II-2821, Randnr. 31 bis 33, mwN; Entscheidungen der Beschwerdekammern vom 30. August 2004 in den Sachen R 821/2002-2 und R 506/2003-2 – M&M’s MINIS Röhre / Smarties Röhre).

Das relevante Publikum

Der Referenzverbraucher ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ein normal informierter und angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher der relevanten Waren oder Dienstleistungen (Urteile vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-210/96 Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung („Gut Springenheide“) Slg. 1998, I-4657, Randnr. 31; „Lloyd Schuhfabrik“, a.a.O., Randnr. 26; vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-64/02 P HABM/Erpo Möbelwerk GmbH („Das Prinzip der Bequemlichkeit“) Slg. 2004, I-10031, Randnr. 43).

Die von den Marken erfassten Waren der Klasse 25 richten sich an ein allgemeines Publikum.

Da es sich bei der älteren Marke um eine Gemeinschaftsmarke handelt, die gemäß Artikel 1 GMV einheitliche Wirkung für die gesamte Gemeinschaft hat und als Instrument des Gemeinsamen Marktes geschaffen wurde, ist auf die Verbraucher innerhalb des gesamten Gebiets der Europäischen Union als einem Wirtschaftsraum ohne nationale Grenzen abzustellen.

Vergleich der Waren

Die Beteiligten stellen die Analyse der Widerspruchsabteilung nicht in Frage, nach der die von der angemeldeten Marke erfassten Waren der

Klasse 25 – Schuhwaren, Turnschuhe, Sportschuhe, Freizeitschuhe

und von der älteren Marke gekennzeichnete Waren derselben Klasse identisch sind. Auf die Gründe der Entscheidung wird Bezug genommen.

Vergleich der Zeichen

Bei der umfassenden Beurteilung aller Umstände des Einzelfalls ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder nach der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Aus dem Wortlaut des Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV, wonach „für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht“, geht nämlich hervor, dass es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt („Sabèl“, a.a.O., Randnr. 17). Da es um den Schutz des Inhabers einer älteren Marke geht, kommt es dabei nicht darauf an, ob ein „nicht unerheblicher Teil der maßgebenden Verkehrskreise“ die Marken für unähnlich hält.

Weiter ist festzustellen, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet.

Beide Marken sind Bildmarken in Schwarzweiß und stimmen im Bild und dem Sinn nach darin überein, dass sie den großgeschriebenen Buchstaben „G“ und hierzu diagonal ein Kreuz darstellen.

Sie weisen einige Unterschiede auf. Die ältere Marke

enthält das Symbol „+“, welches sich, leicht von dem Buchstaben „G“ getrennt, oben rechts befindet.

Die angefochtene Marke

weist demgegenüber zwei, in den Buchstaben „G“ übergehende Verzierungen auf, die sich von dem Buchstaben aus rechts oben und links unten befinden, nämlich oben rechts einen Pfeil und unten links ein Kreuz.

Die Widerspruchsabteilung argumentiert, dass es sich dabei um eine Anspielung auf die Symbole „?“ und „?“ handele. Ein solches Verständnis würde jedoch einen erheblichen Analyseaufwand bedeuten, den nur ein Teil der relevanten Verbraucher der hier zu prüfenden Waren bewusst aufbringen wird. Auch ist der relevante Verbraucher nicht daran gewöhnt, das Venussymbol „?“ in Schräglage zu sehen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist in der angefochtenen Marke das Plussymbol „+“ zwar zunächst nicht klar erkennbar, da es eher wie ein gedrungenes „x“ aussieht. Bei der Betrachtung der Zeichen darf allerdings die Orientierung der einzelnen Zeichenbestandteile nicht unberücksichtigt bleiben. Die diagonal perspektivische Darstellung des Buchstabens „G“ in der älteren Marke führt dazu, dass das Kreuz bei Berücksichtigung der Verzerrung auch als Plussymbol, „+“, vielleicht auch als Teil von „?“ verstanden werden kann (s. oben Randnr. 23). In beiden Marken handelt es sich jedenfalls um ein Kreuzzeichen, dessen Achsen einen rechten Winkel bilden und deren Seiten gleich lang sind. Auch unterscheiden sich die Schrifttypen nur geringfügig dadurch, dass der Buchstabenstrich der älteren Marke durch Serife abgeschlossen wird.

Hinsichtlich des klanglichen Vergleichs ist jedenfalls davon auszugehen, dass der Buchstabe „G“ in beiden Zeichen erkannt und identisch ausgesprochen wird. Soweit in beiden Zeichen das Kreuz als „+“ gesehen wird, besteht auch insoweit eine klangliche oder sogar eine konzeptuelle Ähnlichkeit.

Ohne weitere Wertung in Bezug auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sind sich die beiden Marken wegen der Übereinstimmung in dem Buchstaben „G“ und der Darstellung eines Kreuzes insgesamt hochgradig ähnlich.

Kennzeichnungskraft

Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen, hat die Kammer umfassend zu prüfen, wie geeignet die Marke ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, von den beteiligten Verkehrskreisen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Bei dieser Beurteilung sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt oder im Verkehr auf Grund der Intensität, der geographischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke erworben hat. Es ist offensichtlich, dass der Grad der Kennzeichnungskraft einer Marke geringer ist, wenn die Marke produktbeschreibende oder übliche Elemente enthält, oder dass er größer ist, wenn die Marke von einem großen Teil des Verkehrs auf Grund eines großen Marktanteils und in Folge großen Werbeaufwands als einer bestimmten Quelle zugehörig erkannt wird (vgl. „Lloyd Schuhfabrik“, a.a.O., Randnr. 22-23).

Die ältere Marke

ist eine Darstellung des Buchstabens „G“ und des Symbols „+“. Beide Elemente sind übliche Schriftzeichen. Zwar mögen Zweifel daran bestehen, dass der angesprochene Verbraucher den Einzelbuchstaben „G“ in Bezug auf die gegenständlichen Waren als Herkunftshinweis wahrnimmt. Die Kombination des Buchstabens „G“ und des hochgestellten Symbols „+“ hat aber im Hinblick auf die identischen Waren der Klasse 25, d.h. Schuhwaren, soweit ersichtlich keinerlei Bedeutung. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist daher als normal einzustufen. Auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft durch Benutzung hat sich die Widersprechende nicht berufen.

Verwechslungsgefahr

Bei der umfassenden Abwägung aller Umstände des Einzelfalls im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (siehe „Sabèl“, a.a.O., Randnr. 22; und „Canon“, a.a.O., Randnr. 16).

Die sich gegenüberstehenden Waren sind identisch. Die Vergleichszeichen sind bildlich, klanglich und begrifflich ähnlich, soweit sie in der Darstellung des Buchstabens „G“ und der eines Kreuzes übereinstimmen, sie weisen aber auch Unterschiede auf.

Die Widerspruchsabteilung argumentiert, dass der Schutzumfang für Einzelbuchstaben als Marke eng zu fassen sei. Andernfalls führe dies zum Verwechslungsfall mit jedem anderen Zeichen, welches diesen Buchstaben aufwiese.

33. Dabei übersieht sie aber offenbar, dass vorliegend die Zeichen nicht nur in der Darstellung des Buchstabens G, sondern auch in der Darstellung eines diagonal angeordneten Kreuzes übereinstimmen. Zunächst ist kein Grund ersichtlich, warum der Einzelbuchstabe „G“ von Haus aus eine geringere Unterscheidungskraft in Bezug auf die Waren haben sollte. Darüber hinaus handelt es sich nicht um einen Einzelbuchstaben in Alleinstellung, sondern einen Buchstaben in Kombination mit anderen stark ähnlichen Elementen. Im Gedächtnis bleibt nicht der Einzelbuchstabe „G“ alleine hängen, sondern das G mit einem diagonal angeordneten Kreuz. Ob das Kreuz nun rechts oben (G+) oder links unten angeordnet ist (+G), verwischt in der Erinnerung, zumal durch den Pfeil der Platz neben dem +G oben rechts nicht leer bleibt, sondern durch ein Bildelement, nämlich

ausgefüllt wird. Dieses Bildelement lässt sich als Pfeilspitze beschreiben, deren Linien zudem, wie jene des Plussymbols der älteren Marke, einen rechten Winkel bilden.

Es handelt sich bei der Darstellung des Buchstabens „G“ und der eines Kreuzes um die dominierenden Elemente der älteren Marke, die sich dem Betrachter unmittelbar aufdrängen und die er im Gedächtnis behalten wird. Sie finden sich auch in der angefochtenen Marke wieder. Die Unterschiede zwischen den Zeichen, d.h. die genaue Anordnung der Zeichenbestandteile, die unterschiedliche Schriftart und das zusätzliche Element einer Pfeildarstellung in der angefochtenen Marke, sind hingegen geringfügig und bleiben im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise nicht als wirkliche Unterscheidungsmerkmale haften. Insoweit unterscheidet sich der Fall nicht wesentlich zu dem Sachverhalt, der dem Urteil vom 13. Juli 2004 in der Rechtssache T-115/02 AVEX Inc./HABM / ) Slg. 2004, II-2907 zugrunde lag.

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte reichen daher die Unterschiede zwischen den Zeichen nicht aus, um für identische Waren eine Verwechslungsgefahr seitens der Verbraucher in der Europäischen Union auszuschließen (vgl. „‘a’ in a black ellipse“, a.a.O., Randnr. 20 und 27).

Der Beschwerde ist somit stattzugeben und die Anmeldung zurückzuweisen.

Wie meint Herr Hinrichs, Vize-Chefredakteur, in dem Blog der Tagesschau:

Wir machen einfach weiter wie bisher, nur jetzt unter neuem Markennamen.

Neuer Markenname? Da wäre es doch sicher hilfreich, wenn das neue Logo und der neue Markenname auch angemeldet wären. Aber weit gefehlt, bisher sind weder das Logo    noch der Sendername „Tagesschau 24“ als Marke angemeldet.

Eigentlich sollte so etwas vor dem Relaunch umgesetzt werden, aber manchmal klappt es halt nicht mit der Kommunikation der Kommunikationsabteilung mit der Rechtsabteilung.

Gut ganz ohne Schutz steht die ARD für den Begriff Tagesschau nicht da, denn immerhin gibt es mehrere Wortmarken und auch Wort-/Bildmarken, aber der Zusatz „24“ fehlt.

Auch die letzte deutsche Markenanmeldung der Sendergruppe deutet auf einen absoluten Sparwillen hin, denn hier hat man gleich 4 Bezeichnungen in einem Logo geschützt.

Aber diese Anmeldung hätten sich die Verantwortlichen gleich ganz sparen können, denn ich gehe davon aus, dass an keiner Stelle, dieses Logo mit allen 4 Schriftzügen gleichzeitig verwendet wird. Wahrscheinlich werden ja alle Bezeichnungen jeweils einzeln als Marke benutzt, dann hätte man sie auch einzeln anmelden sollen, denn so ist nur diese konkrete Darstellung geschützt.

Gegenstand des Verfahrens war ein Vertrag mit der Firma 1&1, welcher von der Kundin fristgerecht gekündigt wurde. Wie üblich in solchen Fällen rief kurz vor Ablauf des Vertrages ein Mitarbeiter des Unternehmens an und bot der Kundin ein verbesserten Vertrag an, wenn die Kündigung zurückgenommen werde.

Diesem Angebot konnte die Kundin nicht wiederstehen und stimmt zu -  erst einmal, denn später entschied sie sich, den Vertrag doch nicht zu verlängern und wollte den Vertrag widerrufen. Dem wollte das Unternehmen nicht zustimmen und entgegnete, dass das Widerrufsrecht nur bei Neuabschlüssen gelte und dies seit in diesem Fall ja nicht gegeben.

„Dieser ausschließlich unter Verwendung von Telekommunikationsmittel abgeschlossenen Vertrag ist ein Fernabsatzvertrag i.S. des § 312 b Absatz 1 BGB. Dementsprechend steht der Kundin gemäߧ 312 d Abs.1 S. 1 i.V.m. § 355 BGB ein Widerrufsrecht zu, über welches die Beklagte gem. § 312 c Abs. 1 BGB den Verbraucher zu unterrichten hat.“

„Klasse 7: Energiesparmotoren für Mitteldruck-Axialventilatoren;
Klasse 9: Regelgeräte für Mitteldruck-Axialventilatoren;
Klasse 11: Ventilatoren, nämlich Mitteldruck-Axialventilatoren mit Energiesparmotor, und deren Tei

le, soweit in Klasse 11 enthalten sämtliche vorgenannten Waren nur für gewerbliche und industrielle Abnehmer.“
Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Eintragung auf der Grundlage des ursprünglich eingereichten Warenverzeichnis-ses durch Erstbeschluss wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und durch Erinnerungsbeschluss nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt, weil eine beschreibende Angabe vorliege. Da „MAX“ im Englischen wie im Deutschen die Abkürzung für „maximal“ sei, und das englische Wort „vent“ im Deutschen „Belüftung, Entlüftungsöffnung“ bedeute und zudem die Abkürzung für „ventilation, ventilator“ sei, weise die angemeldete Bezeichnung beschreibend auf eine hohe (maximale) Leistung der beanspruchten Ventilatoren hin.

Erfolgreich legt der Markeninhaber gegen diese Entscheidung Rechtsmittel und konnte im Beschwerdeverfahren das Gericht davon überzeugen, dass die Beurteilung des Prüfers nicht richtig ist.
Die Richter waren der Ansicht, dass die angemeldete Bezeichnung MAXvent auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren beschränkten Warenverzeichnisses über die erforderliche Unterscheidungskraft verfügt.

MAXvent ist keine gebräuchliche Bezeichnung der deutschen oder einer im Inland bekannten Fremdsprache. Die Anmeldung ist allerdings erkennbar gebildet aus „MAX“ und „vent“. Dabei ist die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen, dass „MAX“ im Allgemeinen als Abkürzung von „maximal“ verwendet wird und das englische Wort „vent“ im Deutschen „Entlüfter, ent-/belüften“ bedeutet (vgl. Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik, Band II, S. 1528; LEO Online-Lexikon, Suchwort „vent“) und der Verkehr die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf Ventilatoren im Allgemeinen im Sinn von „maximale Belüftung“ verstehen könnte. In Verbindung mit den nunmehr maßgeblichen Waren, nämlich Mitteldruck-Axialventilatoren mit Energiesparmotor oder dafür bestimmte Produkte, die nach der Fassung des Warenverzeichnisses nur für gewerbliche und industrielle Abnehmer bestimmt sind, steht für diese angesprochenen Verkehrskreise die Bedeutung von „MAX“ im Sinn von „maximal“ indessen nicht im Vordergrund. Es dann auch nicht festgestellt werden, dass „MAX“ die gebräuchliche Abkürzung für den Fachbegriff „Mitteldruck-Axialventilator“ ist. „MAX“ erscheint in der Gesamtmarke MAXvent vielmehr als Phantasiebegriff bzw. als phantasievolle Abkürzung für oder Anspielung auf „Mitteldruck-Axialventilator“, so dass der angemeldeten Marke in Bezug auf die noch maßgeblichen Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt mehr zugeordnet werden kann, und sich damit keine Eignung zur beschreibenden Verwendung als Sachangabe hinsichtlich der Eigenschaften dieser Waren ergibt.

Aufgrund dieser Einschätzung ist das Gericht der Ansicht, dass die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit geeignet ist, vom hier allein maßgeblichen Fachverkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden; MAXvent fehlt damit nicht die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptungen des Betroffenen unschwer, d. h. ohne eingehende rechtliche oder tatsächliche Überprüfung, festgestellt werden kann.

Zusätzlich betonen die Richter nochmals, dass der Hinweis grundsätzlich nicht die Vorlage von Belegen (z.B. Markenurkunden) für die im Hinweis mitgeteilten Umstände erfordert; vielmehr ist dies nur dann erforderlich, wenn schutzwürdige Interessen des Providers solches rechtfertigen, was der Fall sein kann, wenn dieser nach den Umständen des Einzelfalls berechtigte Zweifel am Bestehen eines Schutzrechts, an der Befugnis zu dessen Geltendmachung oder am Wahrheitsgehalt der mitgeteilten tatsächlichen Umstände haben darf und deshalb aufwendige eigene Recherchen anstellen müsste, um eine Rechtsverletzung hinreichend sicher feststellen zu können. Solche berechtigten Zweifel muss der Provider nach Treu und Glauben den Hinweisende mitteilen und nach den Umständen angemessene Belege für die behaupteten klaren Rechtsverletzungen und seine Befugnis zur Verfolgung dieser Verletzungen zu verlangen.

OBERLANDESGERICHT STUTTGART

Im Namen des Volkes

Urteil

Aktenzeichen: 2 U 91/11

Verkündet am: 19.04.2012

Im Rechtsstreit

hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart auf die mündliche Verhandlung vom 23. Februar 2012 [...] für Recht erkannt:
1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 17. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom 28.07.2011 dahin abgeändert, dass die Beklagte unter Abweisung der Klage im Übrigen verurteilt wird, an die Klägerin 1.580 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 08.05.2010 zu zahlen.

2. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

3. Von den Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen tragen die Klägerin 13/100 und die Beklagte 87/100.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages erbringt.

5. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

I.

1. Die Klägerin verlangt von der Beklagten, einer Internetdienstleisterin, die Erstattung von Kosten für deren Abmahnung wegen Verletzung ihrer EU-Wortmarke „KWICK” und der deutschen Wortmarke „KWICK”, an der sie eine exklusive Lizenz besitzt, durch eine im Rahmen des Domainparking-Programms der Beklagten zum Abruf stehende Domain www.kwwick.de Auf der unter dieser Adresse zugänglichen Homepage wurde für Unternehmen geworben, welche mit der Klägerin in unmittelbarem Wettbewerb stehen.

2. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt:

Die Klage sei zulässig. Das Landgericht Stuttgart sei sachlich und örtlich gemäß §§ 14, 125 e, 140 MarkenG; § 13 Abs. 1 Nr. 2 ZuVOJu; § 32 ZPO zuständig, da die gegen den Kennzeichenverletzer gerichtete Klage auf Erstattung der Abmahnkosten stets Kennzeichenstreitsache i.S.v. § 140 MarkenG sei und die markenrechtliche Verletzungshandlung bestimmungsgemäß deutschlandweit über das Internet und damit auch in Stuttgart als Erfolgsort erfolgt sei.

Die Klage habe auch in der Sache Erfolg. Die Beklagte sei verpflichtet gewesen, auf die E-Mail vom 12.04.2010 zu reagieren und die Markenverletzung zeitnah abzustellen. Im Zeitpunkt der Abmahnung habe der Klägerin gegen die Beklagte bereits ein Unterlassungsanspruch zugestanden (Art. 6, 9 GMV; §§ 4, 14 Abs. 1, Abs. 5, 15 Abs. 1 u. 5 MarkenG), so dass sie jedenfalls aus Geschäftsführung ohne Auftrag verpflichtet gewesen sei, die Abmahnkosten zu erstatten.

Die Beklagte habe zu diesem Zeitpunkt als Störerin gehaftet, da sie die ihr obliegenden Prüfungspflichten verletzt habe. Zwar habe sie keine allgemeine Prüfungspflicht getroffen, sie habe jedoch durch die Übersendung der E-Mail vom 12.04.2010 eine Prüfpflicht auslösende Kenntnis von einer etwaigen Markenverletzung einer ihrer Kunden erlangt.

Die Empfänger der Mail seien Angestellte bzw. Beauftragte i.S.d. Rechtsprechung gewesen, denn Beauftragter sei, wer in die betriebliche Organisation in der Weise eingegliedert sei, dass der Erfolg seiner Geschäftstätigkeit dem Betriebsinhaber zugutekomme und dieser einen bestimmenden durchsetzbaren Einfluss auf diejenige Tätigkeit des Beauftragten habe, in deren Bereich das beanstandete Verhalten falle.

Die Mail-Adresse, an welche diese E-Mail geschickt worden sei, sei im Impressum der Beklagten angegeben gewesen. Diese sei deshalb verpflichtet gewesen, ihren Betrieb so zu strukturieren, dass unter dieser Adresse eingehende Mails ggf. selbstständig an die Rechtsabteilung weitergeleitet werden würden. Da sich aus dem Inhalt der Mail ergebe, dass eine Markenverletzung beanstandet wird, sei eine Weiterleitung an die Rechtsabteilung der Beklagten ohne Weiteres möglich gewesen. Werde ein solcher Hinweis an die Beklagte herangetragen, liege es in ihrer Verantwortung als Dienstleister der Seite, auf welcher die Markenrechtsverletzung begangen werde, zu überprüfen und die Rechtsverletzung ggf. schnellstmöglich zu unterbinden..

Die Angabe der E-Mail-Adresse legal@sedo.de auf der Seite für die Meldung der Rechtsverletzung begründe keine Pflicht, die Meldung an diese Adresse zu senden. Eine Zuordnung der eingegangenen E-Mail zur Rechtsabteilung wäre hier problemlos möglich gewesen; den Angestellten im Kundensupport werde nicht die Beantwortung einer komplexen juristischen Frage zugemutet, sondern lediglich, dass er beim Lesen des Hinweises auf eine Verletzung von Markenrechten eine solche Mail an die Rechtsabteilung weiterleite. Dies sei aber nicht erfolgt. Die Hinweise der Beklagten auf mögliche Fälschungen oder fehlende Authentizität bzw. Legitimation der Verfasserin der E-Mail hätten keinen Erfolg, da es hierfür keinerlei Anzeichen gegeben habe.

Der Beklagten sei die Prüfung, ob eine Markenverletzung vorgelegen habe, auch zuzumuten. Der Hinweis in der E-Mail sei ausreichend gewesen. Die Vorlage der Markenurkunde habe hingegen die Beklagte nicht fordern können. Über eine entsprechende Recherche im Internet sei problemlos feststellbar, wer Markeninhaber sei. Da die Klägerin Inhaberin der Gemeinschaftsmarke gewesen sei, spiele es auch keine Rolle, dass sie bezüglich der deutschen Marke lediglich Lizenznehmerin gewesen sei, was über eine Internetrecherche nicht feststellbar gewesen wäre. Diese Arbeit müsse der Verletzte der Beklagten, weil Teil der dieser selbst obliegenden zumutbaren Prüfungspflichten, nicht abnehmen.

Dies gelte jedenfalls vorliegend in einem Fall, in welchem die Klägerin eine offensichtlich ihre Namens- und Markenrechte beeinträchtigende Tippfehler-Domain unter Hinweis auf die Einblendung von Werbung eines direkten Konkurrenten beanstandet habe. Daher habe es der Beklagten oblegen, über eine Markenrecherche die Waren- und Dienstleistungsklassen zu erfahren und zu vergleichen, ob die Domain die geschützten Geschäftsfelder betreffe.

Die Zeitspanne von über zwei Wochen bis zur Abmahnung sei auch ausreichend gewesen, die Störung abzustellen. Gegenteiliges ergebe sich auch nicht aus der Entscheidung „Vorschau Bilder” des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 20.04.2010, 1 ZR 69/08). Soweit darin ausgeführt werde, ein die Haftung auslösender Hinweis auf eine Urheberrechtsverletzung müsse dem Betreiber einer Suchmaschine eine ausreichende Klarheit über die urheberrechtliche Berechtigung des Mitteilenden verschaffen, beruhe dies darauf, dass es für Urheberrechte kein Register gebe, weshalb bei diesen besondere Anforderungen zu stellen seien.

Die Abmahnung sei auch nicht treuwidrig gewesen und der Klägerin sei auch kein Mitverschulden anzulasten.

Die Klägerin sei auch nicht verpflichtet gewesen, mitzuteilen, dass sie nicht bereit sei, entsprechende Markenurkunden vorzulegen und einen weiteren Nachweis zu erbringen. Da mehr als die E-Mail vom 12.04.2010 seitens der Klägerin nicht erforderlich gewesen sei, habe es dann der Beklagten oblegen, entsprechend zu handeln. Sie habe trotz ihrer Anfrage nicht erwarten können, dass die Klägerin die entsprechenden Markenurkunden vorlegt oder überhaupt noch vor einer Abmahnung auf ihre E-Mail reagiere.

Der Geschäftswert von 75.000 € sei nicht zu beanstanden, nachdem es sich bei der Klägerin gerichtsbekannt um eine sehr erfolgreiche Internetplattform handele.

Auch die Zubilligung der 1,5-fachen Geschäftsgebühr habe nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (IX ZR 110/10) zu erfolgen.

Da die Beklagte die Zahlung der Klagforderung ernsthaft und endgültig verweigert habe, wandele sich der Freistellungsanspruch der Klägerin in einen Zahlungsanspruch um, weshalb dahinstehen könne, ob die Klägerin die Gebühren tatsächlich ausgeglichen habe.

3. Gegen dieses Urteil wendet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihr Begehren vollständiger Klagabweisung weiter verfolgt.

Das Landgericht habe die Tatbestandsvoraussetzungen von § 10 TMG verkannt bzw. sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Es übersehe, dass sie nach der E-Mail der Sekretärin der Klägerin gerade noch keine positive Kenntnis von der Rechtsverletzung i.S.v. § 10 Nr. 1 TMG gehabt habe, welche den Anwendungsbereich der §§ 683, 670 BGB erst eröffnet hätte.

Noch zutreffend stelle das Landgericht darauf ab, ob sie auf eine Art und Weise Kenntnis von einer Rechtsverletzung erlangt habe, welche eine Prüfungs- oder Reaktionspflicht ausgelöst hätte. Dies sei aber aufgrund der E-Mail vom 12.04.2010 nicht der Fall gewesen. Kenntnis i.S.v. § 10 TMG meine positive Kenntnis und nicht fahrlässige Unkenntnis. Der Diensteanbieter sei nicht verpflichtet, die übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine Rechtswidrigkeit hinweisen würden.

Es sei lebensfremd anzunehmen, bei einem Unternehmen mit über 1.000.000 Kunden wie dem ihren seien rechtlich relevante Inhalte oder Erklärungen an die allgemeine Kontaktadresse zu senden. Die E-Mail-Adresse ihrer Rechtsabteilung sei der Klägerin aus der Vergangenheit bekannt gewesen ebenso wie der Umstand, dass sie eine „policy” zum Schutz von Drittrechten seit dem Jahr 2007 habe. Auch auf ihrer Website sei die bereits mehrfach erwähnte E-Mail der Rechtsabteilung aufgeführt.

Die Einrichtung des Programms diene dazu, Dritten die Möglichkeit zu geben, sie von etwaigen Verletzungshandlungen unter Vorlage der Markenurkunde in Kenntnis zu setzen. Ober die Suchfunktionen auf ihrer Website sei jede Domain, welche in ihrer Datenbank eingetragen sei, ermittelbar. Richtigerweise hätte die Klägerin als Rechteinhaberin von dieser Möglichkeit Gebrauch machen müssen. Biete der Diensteanbieter ein derartiges Programm an, müsse es auch genutzt werden. Positive Kenntnis ihrerseits habe damit erst aufgrund der Angaben in der Abmahnung vorgelegen.

Um auch die E-Mail vom 12.04.2011 als substantiierten haftungskonkretisierenden Ersthinweis einzustufen, hätte es zumindest der Nennung einer konkreten Registermarke bedurft, welche sie dann erst in die Lage versetzt hätte, zu prüfen, ob Zweifel an der Forderung zur Entfernung von Inhalten bestanden. Ohne die konkrete Marke (Kopie der Urkunde oder Benennung der Registernummer mit Register) könne der Diensteanbieter nicht prüfen, ob es sich um eine Marke der Klägerin handele, für welche Waren und Dienstleistungen und für welches Territorium sie Schutz genieße, ob die Marke die bessere Priorität als Domain habe, ob bei der Domain eine markenmäßige Benutzung vorliege, auf welche Gegenrechte mit welcher Priorität und für welches Territorium sich der Domaininhaber berufen könne, ob die Schutzschranke von § 23 MarkenG eingreife und ob damit schließlich eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Die Klägerin habe durch die Antwort-E-Mail klar den Hinweis erhalten, dass aus ihrer Sicht die E-Mail vom 12.04.2010 noch keine hinreichende Mitteilung dargestellt habe. Gleichzeitig habe sie klargemacht, sofort nach Vorlage einer Markenurkunde in die rechtliche Prüfung einzusteigen. Nach Treu und Glauben habe die Klägerin deshalb nicht annehmen können, die Beklagte werde sich in irgendeiner Weise weigern, eine mögliche Rechtsverletzung durch einen Dritten zu beseitigen. Zu bedenken sei auch, dass es anders als bei den Plagiaten bei eBay nicht um klassische, leicht identifizierbare und aufspürbare Fälle der markenrechtlichen Doppelidentität gehe, sondern um rechtlich streitige Fallkonstellationen im Rahmen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Vorliegend sei die beanstandete Domain anders geschrieben worden als die Marke der Klägerin. Sie habe die unter der Domain vom Domaininhaber geschalteten Werbelinks prüfen müssen. Dies sei nicht möglich gewesen, da die Klägerin die konkreten Informationen zu ihren Marken nicht mitgeteilt und – insoweit entscheidend – auch auf ihre Nachfrage unter Verletzung ihrer Antwortpflicht in dieser Sonderbeziehung nicht zur Verfügung gestellt habe. Es würde für sie den Bereich des Zumutbaren bei Weitem überspannen, wenn sie künftig bei jedem unsubstantiierten Hinweis die Pflicht aufgebürdet erhalte, sofort umfangreich tätig zu werden, wohingegen es die Verpflichtung des Markeninhabers keineswegs überspanne, zumindest auf Nachfrage die Kopie einer Markenurkunde oder zumindest Register(Nummer) mitzuteilen. Dies sei mit dem vorn Senat entschiedenen Fall vergleichbar, in dem der Abgemahnte die Vorlage einer Vollmacht verlange, was dieser für zumutbar gehalten habe.

Die Klägerin habe deshalb davon ausgehen müssen, dass sie, die Beklagte, entsprechend kooperativ sein und damit die Einschaltung eines Rechtsanwalts nicht notwendig werde. Nach Treu und Glauben hätte die Klägerin auf ihre Antwort-E-Mail zumindest noch einmal antworten müssen.

Auch der EuGH konkretisiere die Unterlassungspflichten dahingehend, dass eine allgemeine Pflicht zur Überwachung für von Kunden eingestellte Drittinformationen im Hinblick auf Art. 15 Abs. 1 der E-Commerce-Richtlinie (§ 7 Abs. 2 Satz 1 TMG) nicht bestehe (Urteil vom 12.07.2011 – „L’Oréal/EBay”), denn danach müsse der Hinweis des Rechteinhabers „genau und substantiiert” sein (a.a.O., Tz. 132), was dem Postulat der „hinreichenden Klarheit” bzw. der „konkreten Rechtsverletzung” im Sprachgebrauch des BGH entspreche. Für die „hinreichende Klarheit” bedürfe es mehr als der bloßen Behauptung, der Anspruchsteller sei der Berechtigte und derjenige, der den Inhalt in das Internet eingestellt habe, sei dazu nicht berechtigt gewesen.

Was den Ansatz der 1,5-fachen Gebühr betreffe, so habe das Landgericht die Ausführungen des BGH missverstanden und deshalb das RVG fehlerhaft angewendet, denn wie sich aus einer Zusammenschau der Entscheidung des Bundesgerichtshofs mit der Entscheidung. der Vorinstanz ergebe, seien die Ausführungen des Bundesgerichtshofs dahin zu verstehen, dass die Voraussetzungen für das Überschreiten der 1,3-fachen Gebühr im vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall vorgelegen hätten und aus diesem Grund und nicht allein wegen der Toleranzgrenze die 1,5-fache Gebühr im damals entschiedenen Fall gerechtfertigt gewesen wäre. Allein der Umstand, dass die geltend gemachte Gebühr noch innerhalb der 20-%-igen Toleranzgrenze liege, entbinde den Rechtsanwalt nicht von der Darlegung, dass seine Tätigkeit umfangreich oder schwierig gewesen sei. Das habe die Klägerin erstinstanzlich nicht geltend gemacht, es sei auch nicht der Fall gewesen.

4. Demgegenüber verteidigt die Klägerin das landgerichtliche Urteil unter Hinweis auf die Entscheidung „Stiftparfüm” des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 17.08.2011, I ZR 57/09).

Danach könne die Vorlage von Nachweisen oder Belegen nur dann gefordert werden, wenn schutzwürdige Interessen des Internetanbieters dies rechtfertigten, was etwa dann der Fall sein könne, wenn dieser nach den Umständen des Einzelfalls berechtigte Zweifel am Bestehen eines Schutzrechts, an der Befugnis zur Geitenamacnung dieses Schutzrechts durch den Hinweisenden oder aber am Wahrheitsgehalt der mitgeteilten tatsächlichen Umstände einer Rechtsverletzung haben dürfe und deshalb aufwendige eigene Recherchen anstellen müsste, um eine Rechtsverletzung hinreichend feststellen zu können. Dafür sei indes vorliegend nichts ersichtlich. Vor allem aber habe die Beklagte in ihren Reaktionen auf ihre E-Mail vom 12.04.2010 zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht, Zweifel am Bestand oder Inhalt ihrer Marken, ihrer Berechtigung zur Geltendmachung der Rechte oder überhaupt Zweifel an ihren Angaben gehabt zu haben.

Die Beklagte wäre nach den vom Bundesgerichtshof in dem Urteil „Stiftparfüm” aufgestellten Grundsätzen (a.a.O., Tz. 32) als Abgemahnte nach Treu und Glauben gehalten gewesen, sie auf etwaige Zweifel hinzuweisen. Solche habe sie aber nicht vorgebracht und zwar bis heute nicht.

Berechtigte Zweifel hätten auch nicht vorliegen können, denn sie habe die Beklagte bereits dreimal im Jahr 2008 in nahezu identischen Fällen zur Sperrung der betreffenden Tippfehler-Domains (mit Werbung für unmittelbare Konkurrenten der Klägerin) aufgefordert und bei dem ersten Fall mit anwaltlichem Schreiben unaufgefordert sogar die Markenurkunden und die Lizenzvereinbarung vorgelegt.

Da es nach dem genannten Urteil (a.a.O., Tz. 36) auch unerheblich sei, ob sich die Rechtsverletzung vollständig aus dem beanstandeten Angebot ergebe oder aber wie regelmäßig die Kenntnis weiterer, nicht aus dem Angebot ersichtlicher Umstände hinzutreten müsse, seien vorliegend die Anforderungen, welche der BGH an einen hinreichenden Hinweis aufstelle, erfüllt.

Der Beklagten sei aufgrund ihrer E-Mail vom 12.04.2010 ohne weitere Nachforschungen bekannt gewesen, dass die beanstandete Tippfehler-Domain KWWICK der klägerischen Domain Kwick extrem ähnlich, ja klanglich und inhaltlich sogar identisch gewesen sei; auf der Domain „Kwwick” Werbung für Konkurrenz-Communities geschaltet gewesen sei; ihre Firma (ihr Unternehmenskennzeichen) im allein kennzeichnenden Bestandteil „Kwick” gelautet habe.

Unter Zugrundelegung dieser Informationen hätte die Beklagte, welche durch Provisionen (auch) von den rechtswidrigen Angeboten ihrer Kunden profitiere, mit wenigen „Klicks” (1. Kwick.de, 2. DPMA; 3. HABM; 4. Handelsregister-Bekanntmachungen) die Berechtigung des Hinweises auf die Rechtsverletzung abschließend verifizieren können und auch müssen; die Rechtsverletzung sei also vorliegend offenkundig und unschwer zu erkennen gewesen.

Was die Höhe der eingeklagten Forderung betreffe, so sei der Ansatz der 1,5-fachen Geschäftsgebühr angesichts der Komplexität der Rechtsmaterie angemessen. Im Übrigen sei die auf dieser Grundlage ermessensgemäß vorgenommene „Erhöhung der 1,3-fachen Regelgebühr auf eine 1,5-fache Gebühr nach der vom Landgericht zutreffend angeführten Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 13.01.2011 (IX ZR 110/10) einer gerichtlichen Überprüfung entzogen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivortrages im Berufungsverfahren wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
II.

Die Berufung ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden. In der Sache hat sie allerdings lediglich in Höhe eines Teilbetrags Erfolg.

1.
Zulässigkeitsbedenken gegen die Klage bestehen nicht bzw. sind jedenfalls beseitigt:

a)
Soweit die Beklagte in erster Instanz die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Stuttgart gerügt und diejenige des Landgerichts Düsseldorf wegen der behaupteten Gemeinschaftsmarkenverletzung behauptet hat, ist diesem Einwand schon wegen § 513 Abs. 2 ZPO in der Berufungsinstanz nicht nachzugehen. Anderes wäre nach einer teilweise vertretenen, Ansicht (etwa OLG Oldenburg NJW-RR 1999, 865 und OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 400, 403; anders Zöller-Heßler, ZPO, 29. Aufl., § 513 Rn. 10) anzunehmen, wenn das Landgericht seine Zuständigkeit willkürlich angenommen hätte. Hierfür ist aber nichts ersichtlich.

b)
Dass die Klägerin eine Klage mit identischem Streitgegenstand zuvor beim Landgericht Düsseldorf erhoben und wieder zurückgenommen hat, steht der Zulässigkeit der Klage ebenfalls nicht entgegen. Die Einrede mangelnder Kostenerstattung nach § 269 Abs. 6 ZPO hat die Beklagte nicht erhoben; unstreitig sind ihr die Kosten des Vorprozesses erstattet worden.

c)
Zulässigkeitsprobleme im Hinblick auf die nach neuerer BGH-Rechtsprechung (Beschluss vom 24.03.2011, I ZR 208/09 GRUR 2011, 521 Tz. 8 ff. sowie nachfolgendes Urteil GRUR 2011, 1043 – TÜV II) geforderte Angabe der Reihenfolge der Schutzrechte, auf die ein Anspruch gestützt wird, bestehen jedenfalls nach der in der mündlichen Verhandlung vom 23.02.2012 erfolgten und protokollierten Klarstellung, dass insoweit die Darstellungsreihenfolge des landgerichtlichen Urteils übernommen werde, nicht (mehr).

2.
Der geltend gemachte Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten steht der Klägerin grundsätzlich zu:

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind die Kosten einer begründeten und berechtigten Abmahnung aus Kennzeichenrecht nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 677, 683 Abs. 1, 670 BGB erstattungsfähig (BGH, Urteil vom 09.11.2011, I ZR 150/09 Tz. 21 – Basler Haar-Kosmetik -; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., vor § 14-19 d Rdnrn. 296 f., jeweils mit zahlreichen Nachweisen). Begründet und berechtigt ist die Abmahnung, wenn dem Abmahnenden gegenüber dem Abgemahnten zum Zeitpunkt der Abmahnung der geltend gemachte Anspruch zustand und die Abmahnung dem Abgemahnten die Möglichkeit bot, eine gerichtliche Auseinandersetzung auf kostengünstigere Weise abzuwenden (BGH, Urteil vom 09.11.2011, I ZR 150/09 Tz. 21 – Basler Haar-Kosmetik – m.w.N.).

Diese Voraussetzungen liegen hier vor:

a)
Nach den Feststellungen des Landgerichts besteht zwischen den Parteien kein Streit darüber, dass die vom Kunden der Beklagten verwendete Domain www.kwwick.de eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin aus der Gemeinschaftsmarke darstellt. Hiergegen wendet sich die Berufung auch nicht. Allerdings ist klarstellend darauf hinzuweisen, dass das Halten des Domainnamens für sich gesehen nicht notwendig die Voraussetzungen einer Verletzung der Marke oder des Unternehmenskennzeichens erfüllt (BGH, Urteil vom 09.11.2011, I ZR 150/09 Tz. 26 – Basler Haar-Kosmetik), vielmehr nur dann, wenn jedwede Belegung der unter dem Domainnamen betriebenen Webseite eine Verletzungshandlung darstellt, also auch eine Verwendung außerhalb der Branchennähe eines Unternehmenskennzeichens bzw. des Warenähnlichkeitsbereichs einer Marke (vgl. BGH, ebenda). Vorliegend ist aber der Umstand zu berücksichtigen, dass – insoweit unstreitig – auf der über die Domain www.kwwick.de zugänglichen Webseite kostenpflichtig für mit der Klägerin in direktem Wettbewerb stehende Unternehmen geworben wurde. Es lag ein Handeln des Domaininhabers im geschäftlichen Verkehr vor, der auf der unter dieser Domain zugänglichen Webseite kostenpflichtig Werbung schaltete und hierdurch Einnahmen generierte. Aufgrund der klanglichen Identität und der hohen schriftbildlichen Ähnlichkeit und der Verwendung des Zeichens „Kwwick” für identische oder nahezu identische Dienstleistungen, für welche die Gemeinschaftsmarke geschützt ist, ist Verwechslungsgefahr und damit eine Markenverletzung gegeben.

b)
Für diese Verletzung der Gemeinschaftsmarke haftet die Beklagte allerdings weder als Täterin noch als Teilnehmerin:

(1)
Ein Host-Provider, der wie die Beklagte ein Domain-Parking-Programm anbietet, wirkt hierdurch bei Kennzeichenverletzungen nicht bewusst und gewollt mit dem Domaininhaber zusammen (so auch der Bundesgerichtshof in der die Beklagte betreffenden Entscheidung „Sedo”, Urteil vom 18.11.2010, I ZR 155/09 Tz. 24 ff.). Allein durch die E-Mail vom 12.04.2010, mit der die Beklagte durch die Klägerin auf diese Verletzung durch einen ihrer Kunden hingewiesen worden war, hat sich hieran nichts geändert.

(2)
Ebenso scheidet eine Gehilfenhaftung aus, da diese neben einer objektiven Beihilfehandlung zumindest einen bedingten Vorsatz in Bezug auf die Haupttat voraussetzt, welcher das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit einschließen muss (BGH, Urteil vom 18.11.2010, I ZR 155/09 Tz. 32 – Sedo mit zahlreichen Nachweisen.). Es wäre also wiederum erforderlich, dass den bis zum Zeitpunkt der Abmahnung auf Seiten der Beklagten mit der Mail vom 12.04.2010 befassten Personen bewusst gewesen sein müsste, dass eine Verletzung der Gemeinschaftsmarke vorliegt. Das ist nicht ersichtlich.

c)
Die Beklagte hat aber für die Verletzung des. Markenrechts – hier der Rechte der Klägerin aus der Gemeinschaftsmarke – als Störerin einzustehen:

(1)
Als Störer kann bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des geschützten Rechts beiträgt. Dabei kann als Beitrag auch die Unterstützung oder Ausnutzung der Handlung eines eigenverantwortlich handelnden Dritten genügen, sofern der in Anspruch Genommene die rechtliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte. Da die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, welche die rechtswidrige Beeinträchtigung nicht selbst vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers die Verletzung zumutbarer Verhaltenspflichten, insbesondere Prüfpflichten voraus. Ob und inwieweit dem Störer als in Anspruch Genommenen eine Prüfung zuzumuten ist, richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls und unter Berücksichtigung seiner Funktion und Aufgabenstellung sowie mit Blick auf die Eigenverantwortung desjenigen, der die rechtswidrige Beeinträchtigung selbst unmittelbar vorgenommen hat. Zu berücksichtigen ist auch, ob der als Störer in Anspruch genommene ohne Gewinnerzielungsabsicht zugleich im öffentlichen Interesse handelt oder aber eigene erwerbswirtschaftliche Zwecke verfolgt.

Weiter ist zu berücksichtigen, ob die geförderte Rechtsverletzung eines Dritten aufgrund einer unklaren Rechtslage erst nach eingehender rechtlicher oder tatsächlicher Prüfung festgestellt werden kann oder aber für den als Störer in Anspruch Genommenen offenkundig oder unschwer zu erkennen ist (so zusammenfassend zu den Grundsätzen der Störerhaftung BGH, Urteil vorn 17.08.2011, I ZR 57/09, Tz. 20 mit zahlreichen Nachweisen aus der neueren Rechtsprechung.).

(2)
Bei einem Host-Provider wie der Beklagten ergibt sich dabei aus § 7 Abs. 2 TMG (ergangen in Umsetzung von Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr) keine allgemeine Prüfungspflicht vor einem Hinweis auf eine konkrete Rechtsverletzung (BGH, Urteil vom 18.11.2010, I ZR 155/09 Tz. 38 ff. unter B. I. 2. b dd (3) bis (6) der Gründe). Wie der Betreiber eines Online-Marktplatzes (dazu BGH, Urteil vom 17.08.2011, I ZR 57/09 Tz. 26 Stiftparfüm) sind Host-Provider wie die Beklagte aber als Störer verantwortlich, sobald sie Kenntnis von der Rechtsverletzung erlangen (BGH, Urteil vom 25.10.2011, VI ZR 93/10 Tz. 24).

(3)
Diese Grundsätze stehen im Einklang mit den Maßstäben, die der EuGH in der Entscheidung „L’Oréal/eBay” (Urteil vom 12.07.2011, C-324/09) aufgestellt hat (so mit ausführlicher Begründung BGH, Urteil vom 17.08.2011, 1 ZR 57/09 Tz. 22-25; ferner BGH, Urteil vom 25.10.2011, VI ZR 93/10 Tz. 24).

Danach ist ein Tätigwerden des Host-Providers nur veranlasst, wenn der Hinweis so konkret gefasst ist, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptungen des Betroffenen unschwer, d. h. ohne eingehende rechtliche oder tatsächliche Überprüfung, festgestellt werden kann (BGH sowohl in der Entscheidung „Stiftparfüm” Tz. 28 wie auch in dem Urteil vom 25.10.2011, a.a.O., Tz. 26).

Dabei erfordert der Hinweis auf eine in diesem Sinne klare Rechtsverletzung grundsätzlich nicht die Vorlage von Belegen für die im Hinweis mitgeteilten Umstände; vielmehr ist dies nur dann erforderlich, wenn schutzwürdige Interessen des Providers solches rechtfertigen, was der Fall sein kann, wenn dieser nach den Umständen des Einzelfalls berechtigte Zweifel am Bestehen eines Schutzrechts, an der Befugnis zu dessen Geltendmachung oder am Wahrheitsgehalt der mitgeteilten tatsächlichen Umstände haben darf und deshalb aufwendige eigene Recherchen anstellen müsste, um eine Rechtsverletzung hinreichend sicher feststellen zu können (Entscheidung „Stiftparfüm” unter Tz. 31). Hat der Provider in diesem Sinne berechtigte Zweifel, ist er nach Treu und Glauben gehalten, den Anspruchsteller auf diese Zweifel hinzuweisen und nach den Umständen angemessene Belege für die behaupteten klaren Rechtsverletzungen und seine Befugnis zur Verfolgung dieser Verletzungen zu verlangen (BGH, a.a.O., Tz. 32).

d)
Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Sachverhalt führt zu dem Ergebnis, dass die Klägerin berechtigt gewesen ist, die Beklagte durch das Abmahnschreiben vom 27.04.2010 als Störer in Anspruch zu nehmen, weil diese trotz der Mitteilungen in der E-Mail der Klägerin vom 12.04.2010 und der Aufforderung zur umgehenden Beseitigung der Störung untätig geblieben ist. Die Beklagte war nicht berechtigt, ein Tätigwerden erst von der Übersendung einer Kopie der Markenurkunde abhängig zu machen:

(1)
Mit dieser E-Mail hat die Beklagte die Information über die Identität der Klägerin erhalten, die Bezeichnung der von ihr in Anspruch genommenen Marke „Kwick” und die Mitteilung, dass auf der Seite www.kwwick.de eine Verletzung der Markenrechte erfolge, indem dort Werbung direkter Konkurrenten der Klägerin eingeblendet wird. Zwar fehlte eine Spezifizierung dahin, ob es sich um eine Gemeinschafts- oder eine deutsche Wortmarke oder beides handelt. Jedoch kann der Umstand, dass die Beklagte zur Identifizierung der Marken der Klägerin noch eine Markenrecherche beim DPMA und beim HABM hätte durchführen müssen, nicht als eine aufwendige Recherche zur hinreichend sicheren Feststellung einer Rechtsverletzung im Sinne der Entscheidung „Stiftparfüm” (Tz. 31) angesehen werden.

(2)
Das Verlangen der Vorlage einer Kopie der Markenurkunde kann hier auch nicht mit dem Bestehen berechtigter Zweifel am behaupteten Schutzrecht begründet werden. Hierbei ist zum einen beachtlich, dass sich die Markenbezeichnung „kwick” bereits in der Firmenbezeichnung der Klägerin wiederfindet. Ferner ist es unstreitig, dass die Klägerin bei der Beklagten bereits im Jahr 2008 mehrfach gehostete Tippfehler-Domains beanstandet und in diesem Zusammenhang mit der E-Mail vom 10.03.2008 (K 11) entsprechende Belege (Markenauszüge) vorgelegt hatte. Und eine weitergehende Prüfung der Verwechslungsgefahr war hier ohnehin nicht erforderlich, da es auch für die Beklagte auf der Hand liegen musste, dass eine solche Tippfehlerdomain, auf der Konkurrenzwerbung eingeblendet ist, die Rechte der Markeninhaberin verletzt.

(3)
Letztlich darf auch nicht außer Betracht bleiben, dass die Beklagte in ihrer Antwortmail vom 13.04.2010 zwar pauschal erklärt hatte, sie bitte um die Übersendung einer Kopie der Markenurkunde zur Prüfung, ob eine Markenrechtsverletzung vorliege. Eine Erklärung darüber, welche Art von Zweifel denn überhaupt noch auszuräumen wären und warum dies die Vorlage der Urkunde zur Ersparung eigener aufwendiger Recherchen erfordere, hat sie aber nicht abgegeben. Auch deshalb gibt es keinen Grund für die Annahme, die Klägerin habe sich vor einer Abmahnung erst einmal auf das Ansinnen der Beklagten einlassen müssen, ihr eine Kopie der Markenurkunde zu übersenden.

(4)
Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, dass die Klägerin es versäumt habe, sich für die Anzeige des Rechtsverstoßes des von der Beklagten hierfür vorgehaltenen sog. „Rights Protection Programms” zu bedienen bzw. die entsprechende E-Mail wenigstens an die Adresse der Rechtsabteilung statt – wie geschehen – an die allgemeine Kontaktadresse zu senden. Dieses Argument scheidet hier bereits deshalb aus, weil die Beklagte mit ihrer Antwortmail vom 13.04.2010 selbst zu erkennen gegeben hatte, dass sie die unter der Adresse Kontakt@sedo.de eingegangene Mail bearbeiten werde, in dem sie (durch die Abteilung Kundensupport) die Klägerin zur Vorlage der Markenurkunde aufforderte. Wie sich aus dieser E-Mail ferner ergibt, war diese Abteilung auch in der Lage, den Vorgang als zur Rechtsabteilung gehörend zuzuordnen, indem für die Weiterbearbeitung die E-Mail-Adresse legal@sedo.de angegeben wurde, war also in der Lage, den Hinweis der Klägerin vom 12.04.2010 richtig einzustufen und intern weiterzuleiten, was von der Beklagten auch gefordert werden konnte.

3.
Der Anspruch auf Erstattung ihrer Abmahnkosten steht der Klägerin allerdings nicht im geltend gemachten und erstinstanzlich zugesprochenen Umfang zu:

a)
Das Landgericht hat im Ausgangspunkt zu Recht angenommen, dass die Klägerin unabhängig von der Frage, ob sie die Kosten für die Abmahnung an ihre jetzigen Prozessbevollmächtigten bereits erstattet hat, nicht nur Freistellung, sondern Zahlung verlangen darf. Denn der Befreiungsanspruch wandelt sich in einen Geldanspruch um, wenn der Schuldner die geforderte Leistung ernsthaft und endgültig verweigert (BGH NJW 2004, 1868 f. mit zahlreichen Nachweisen; OLG Köln, Urteil vom 15.12.2009, 15 U 90/09 Rn. 19 in juris; insoweit nicht Gegenstand der Revisionsentscheidung vom 21.10.2010, III ZR 17/10).

b)
Die Prozessbevollmächtigten der Klägerin durften zwar jedenfalls eine 1,3-fache Gebühr gemäß Nr. 2300 VV zum RVG in Rechnung stellen (BGH GRUR 2010, 1120 Tz. 29 ff.). Eine höhere Gebühr steht ihnen aber nicht zu. Der Senat teilt die auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 13.01.2011 (IX ZR 110/10) gestützte Auffassung des Landgerichts nicht, die Erhöhung der 1,3-fachen Regelgebühr auf eine 1,5-fache Gebühr sei hier einer gerichtlichen Überprüfung entzogen, weil diese Erhöhung um 0,2 innerhalb der Toleranzgrenze von 20 % liege.

(1)
Nach seinem Wortlaut ist die genannte Entscheidung tatsächlich dahingehend zu verstehen, dass die Toleranzschwelle (geltend für das Ermessen bei Bestimmung der konkreten Gebühr im Fall von Rahmengebühren nach § 14 RVG) auch für die Frage gilt, ob die gesetzlichen Anforderungen für das Überschreiten der Schwellengebühr von 1,3 nach Nr. 2300 VV RVG, also umfangreiche oder schwierige Anwaltstätigkeit, vorgelegen haben. Dies wäre aber systemwidrig, denn die Frage, ob die gesetzlichen Anforderungen für das Überschreiten der Schwellengebühr vorliegen, ist eine Rechtsfrage und keine Frage der Ermessensausübung (so zu Recht Hansen, Anwaltsblatt 2011, 567, 569). Möglicherweise ist die Entscheidung des BGH auch nicht so gemeint, sondern als Billigung der Annahme des Landgerichts Magdeburg als Vorinstanz, das diese Voraussetzungen bejaht hatte (s. Tz. 6 der Entscheidung des Bundesgerichtshofs).

(2)
Aber auch wenn man die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wörtlich nimmt, ist vorliegend eine 1,5-fache Geschäftsgebühr deshalb nicht gerechtfertigt, weil die Toleranzgrenze nur anwendbar ist, wenn überhaupt eine Ermessensentscheidung aufgrund der Umstände des Einzelfalls i.V.m. mit den maßgeblichen Bemessungskriterien – bei der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 W RVG sind das nur noch die Kriterien Umfang und Schwierigkeit (Jungbauer, in: Bischof/Jung bauer/Bräuer/Curkovic/Mathias/Uher, RVG¬Kommentar, 4. Aufl., § 14 Rn. 102) – getroffen worden ist; liegt eine solche Ermessensentscheidung hingegen nicht vor, ist die Gebührenbestimmung auch dann unbillig und unverbindlich, wenn die geltend gemachten Gebühren die Toleranzgrenze von 20 % nicht überschreiten (OLG Düsseldorf, Anwaltsblatt 1998, 538 u. 1999, 704; JurBüro 2000, 359; Gerold Schmidt-Mayer, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 19. Aufl., § 14 Rn. 12).

Vorliegend hat die Klägerin (und ihr Prozessbevollmächtigter) aber lediglich vorgetragen, der Ansatz der 1,5-fachen Gebühr sei „angesichts der Komplexität der Rechtsmaterie (Internetrecht, Markenrecht, Telemedienrecht), die ihrerseits in stetem Fluss” sei, angemessen (Klageschrift, BI. 16 und Berufungserwiderung S. 8, BI. 138). Derartige, nicht auf die konkrete Angelegenheit bezogene Allgemeinplätze genügen für die Ermessensausübung aber nicht (vgl. auch BGH NJW-RR 2007, 420 Tz. 12: Rechtsanwalt kann sich nicht darauf stützen, dass die Abwicklung von Verkehrsunfällen „regelmäßig” umfangreiche Vorarbeiten erfordere), zumal die Beklagte in erster Instanz ausdrücklich vorgebracht hat, die Abmahnung nebst Übersendung der Markenurkunde sei nicht umfangreich oder schwierig gewesen.

c)
Der Ansatz eines Geschäftswerts von 75.000 € ist vom Landgericht zu Recht für angemessen angesehen worden; hiergegen erinnert die Berufung auch nichts.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, 711 ZPO, die Kostenentscheidung auf §§ 97, 92 Abs. 1 ZPO, die Streitwertfestsetzung auf §§ 48 Abs. 1, 43 Abs. 1, 47 Abs. 1 GKG i.V.m. § 3 ZPO.

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision gern. § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Der Senat folgt ausschließlich höchstrichterlich anerkannten Rechtsgrundsätzen. Die Sachbehandlung erschöpft sich einzig in deren Umsetzung auf den vorliegenden Einzelfall.

Wahrscheinlich erfolgreiche Verhandlungen

Anwälte und Experten schätzen ein, dass die Gespräche um die Marke “iPad” erfolgreich verlaufen dürften. Beide Parteien werden sich voraussichtlich in nächster Zeit zu Verhandlungen um eine außergerichtliche Lösung treffen. Der Vorschlag kam von einem chinesischen Gericht. Der Proview-Anwalt Ma Dongxiao äußerte sich gegenüber Associated Press optimistisch, die Gespräche dürften nach Meinung von Proview erfolgreich verlaufen. Das chinesische Unternehmen hätte schon immer den Vergleich angestrebt, so Ma Dongxiao. Unklar sei gegenwärtig nur noch, wie Apple zu einem Vergleich stehe. Der Anwalt glaubt, dass letztendlich der Preis über die Einigung entscheiden wird. Das chinesische Gericht, das den Vergleich angeregt hatte, wollte sich ausländischen Medien gegenüber nicht äußern. Apple nahm zum wiederholten Mal Stellung zu dem Fall: Niemals habe man wissentlich die Markenrechte anderer Hersteller verletzt. Am Apple-Firmensitz in Cupertino glaubt man indes, dass Proview im schwelenden Streit um den Namen “iPad” mehr Geld verdienen wolle. Gründe gäbe es genug, die Chinesen sind hoch verschuldet.

Die Entwicklung seit dem 23.04.2012

Nachdem Apple seit etwa dem 20.04.2012 in Shanghai wieder sein iPad verkaufen durfte, hatte die chinesische Justiz Vergleichsverhandlungen zwischen Proview und Apple initiiert. Zwischenzeitlich tauchten auch bei Medienvertretern Dokumente auf, die den vormaligen Verkauf der iPad-Namensrechte von Proview an Apple belegen sollen. Mitten in der aufgeheizten Diskussion äußerte sich der chinesische Zoll, er nannte ein Importverbot für weitere iPad-Sendungen “unwahrscheinlich”. Zuvor waren von den Behörden 45 iPads konfisziert worden.
Im südchinesischen Guangdong hatte das zuständige Gericht in der zweiten Aprilwoche 2012 die Kontrahenten an den Verhandlungstisch komplimentiert, an dem sie sich wohl in der ersten oder zweiten Maiwoche gegenübersitzen werden. Proview hatte immer den Standpunkt vertreten, dass Apple die Bezeichnung “iPad” unerlaubt nutze, die Manager aus Cupertino hatten im Gegenzug stets auf den Kauf der Markenrechte an dem Namen von Proview vor einigen Jahren verwiesen. Mitte April deutete sich die außergerichtliche Einigung an, nachdem der High Court in Guangdong seine Hilfe bei der Mediation zugesichert hatte. Eine Lokalzeitung aus Guangdong berief sich als Quelle auf den stellvertretenden höchsten Richter des High Courts. Am Mittwoch, dem 25.04. schließlich hatte das Guangdonger Gericht das Mediationsverfahren eingeleitet.

Darstellung der Rechtslage

Nach Expertenauffassung hat ein Schwesterunternehmen von Proview die Rechte am Namen “iPad” im Jahr 2009 an ein britisches Tochterunternehmen von Apple verkauft, womit Apple den Namen in den meisten Ländern der Welt, darunter auch China, nutzen durfte. Proview hatte das Recht des eigenen Schwesterunternehmens zur Namensveräußerung bestritten und von Apple zunächst 400 Millionen, später (nach anderen Quellen) gar 1,59 Milliarden US-Dollar Schadensersatz gefordert. Der chinesische Industrie-Vizeminister Fu Shuangjian hatte noch im April 2012 erklärt, Apple besitze jedenfalls für den chinesischen Markt die Rechte nicht. Einige lokale Behörden hatten Verkaufsverbote für das iPad in Teilregionen Chinas ausgesprochen.
Apple wiederum hatte Anfang 2012 mit zahlreichen Dokumenten seine Sicht der Dinge bestätigen können. Apple gilt als harter Verhandlungspartner, die chinesische Regierung wiederum neigt zum Protektionismus, um die eigene Industrie zu schützen. Proview ist hoch verschuldet, mit einem Vergleich und entsprechenden Zahlungen von Apple könnten Tausende Arbeitsplätze gerettet werden. Das chinesische Patentrecht bevorzugt traditionell die einheimische Wirtschaft. In dieser Gemengelage finden ab Anfang Mai die Verhandlungen zwischen Apple und Proview statt.

Auch dieses Mal ist das Ergebnis nicht viel besser als beim letzten Mal, lediglich 3Firmen haben Ihren Namen bereits als Marke angemeldet. Die übrigen Start-Ups haben diesen Schritt noch nicht vollzogen. Angesichts des Umstandes, dass diese bereits an die Öffentlichkeit gehen und der Start wohl auch unmittelbar bevorstehen, halte ich das für sehr leichtsinnig.
Ein Start ohne Schutz kann später einiges an Probleme verursachen, was sich eigentlich leicht vermeiden lässt.

Auch das Argument, dass eine Markenanmeldung teuer ist und dieses Kapital nicht übrig ist, lasse ich nicht gelten. Bei Tulex.de kann eine deutsche Marke mit Markenähnlichkeitsrecherche bereits ab 279,00 Euro zzgl. der amtlichen Gebühren von 290,00 Euro angemeldet werden. In der Summe kann der Namensschutz mit ca. 569,00 Euro erreicht werden – schnell, unkompliziert und sicher.

Wie sag ich meinen Mandanten immer:

Das Wort Brot darf für Bäcker nicht monopolisiert werden, denn jeder Bäcker braucht es, um seine Produkte zu beschreiben, deshalb kann für Backwaren das Wort „Brot“ nicht als Wortmarke eingetragen werden.

Die Voraussetzung für die Eintragung werden vom Amt geprüft, dies kann dazu führen, dass der Prüfer beim Amt die Eintragung der Marke ablehnt. In diesem Fall verfallen die gezahlten amtlichen Gebühren und der Anmelder kann keinen Schutz für die gewählte Bezeichnung aufbauen.

Bei der Beratung vor einer Markenanmeldung prüfen wir grundsätzlich, ob die gewählte Bezeichnung des Anmelders die Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt oder ob absolute Schutzhindernisse dagegen sprechen. Sollten wir in unserer Bewertung zu dem Ergebnis kommen, dass wir solche Schutzhindernisse bejahen, können wir dem Anmelder verschiedene Optionen aufzeigen, trotzdem einen Schutz aufzubauen. Neben der einfachen Variante auf eine Wort-/Bildmarke mit ausreichender Grafik auszuweichen und anderen Möglichkeiten, gab es bisher auch die Variante, eine EU-Marke beim HABM ins Auge zu fassen.

Die Möglichkeit bestand, da die Erfahrung zeigte, dass die Prüfung hinsichtlich absoluter Schutzhindernisse seitens der Prüfer des HABM großzügiger erfolgte und regelmäßig Marken die Deutschland abgelehnt wurden beim Europäischen Markenamt registriert wurden. Das Europäische Markenregister enthält eine Vielzahl von Marken, deren Schutzfähigkeit sehr zweifelhaft ist. Trotzdem haben die jeweiligen Markeninhaber erst einmal eine registrierte Marke und können diese entsprechend benutzen und auch gegen andere durchsetzen.

Aber diese „Oberflächlichkeit“ scheint vorbei zu sein, denn in den letzten Monaten haben wir festgestellt, dass die Prüfer des HABM strenger werden und Marken auch unter Verweis auf die fehlende Schutzfähigkeit ablehnen. Auch in Gesprächen mit Kollegen wurde dies bestätigt und zwischenzeitlich können wir die Empfehlung – eine EU-Marke als Option bei schwachen Marken in Betracht zu ziehen – nicht mehr uneingeschränkt erteilen.

Die oben aufgezeigte Entwicklung hat nun Ihren vorläufigen Höhepunkt darin gefunden, dass eine Markenanmeldung beim HABM abgelehnt wurde und eine identische Markenanmeldung beim DPMA unproblematisch registriert wurde. Somit legte die Prüferin beim HABM offensichtlich strengere Maßstäbe an, als der deutsche Kollege. Lassen wir uns überraschen welche weitere Entwicklung sich ergibt.

Nun hat das DPMA seine Zahlen für das letzte Jahr veröffentlicht und im Bereich Marken hat sich die von uns vermutete negativer Entwicklung bestätigt. Zwar ist der Unterschied zum Vorjahr nicht ganz so extrem wie in unserer Zwischenauswertung, aber trotzdem fehlen 7,4 % Anmeldung und zum 31.12.2011 lediglich

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neue Marken angemeldet.

Wie das Amt weiter in seiner Pressemitteilung mitteilt, wurden in Nordrhein-Westfalen 13.058 angemeldet und das sind wohl die meisten Markenanmeldungen gewesen und am kreativsten war Hamburg mit 185 Anmeldungen je 100 000 Einwohner.
Die genaue Auswertung wird im Laufe des Jahres kommen, dann lassen sich noch mehr Zahlen auswerten.

Zu hoffen bleibt, dass die fehlende Kreativität keine Auswirkung auf die Konjunktur hat.

angemeldet und registriert. Da das Unternehmen die Bezeichnung auch benutzte hatte, unterlag Google in dem folgenden Rechtsstreit und durfte seinen Dienst in Deutschland nicht länger GMail nennen. Aus diesem Grund nannte das US-Unternehmen seinen Service „googlemail.com“ was teilweise sogar Auswirkungen auf den Verkauf von importierten I-Phones in Deutschland hatte, denn diese wiesen teilweise als Icon oder in der Gebrauchsanweisung das Google-Logo für Gmail

auf, welches ja von Google hier nicht verwendet werden durfte. Hier gab es regelmäßig Abmahnung des deutschen Markeninhabers, so dass man sich schon fragte, ob Apple hier seine Finger mit im Spiel hat.
Nun scheint dieser jahrelange Streit endlich abgeschlossen zu sein und Google Inc. hat die Domain gmail.de und die dazugehörige Marke (Markennummer 30025697) übernommen. Damit kann das Unternehmen seinen Dienst endlich auch in Deutschland unter seinem etablierten Namen anbieten.

Welcher Preis für die Domain und die Marke gezahlt wurde, ist nicht bekannt, aber er dürfte nicht unerheblich sein, denn die Rechtslage war eindeutig und immerhin musste Google nun schon mehr als 6 Jahre auf eine Notlösung zurückgreifen. Da hat sich der Kampf gegen einen Giganten sicher gelohnt.